新修订的《专利审查指南》已经于2019年11月1日开始实施,新《专利审查指南》将第二部分第八章第4.10.2.2节第(4)项最后1段修改为:审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中,审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明。
近期,前述这段修改在行业内引起广泛的讨论,笔者也做了些思考,可以做一些讨论。
首先,“审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由”是由修订前的“审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”,此次修改将“能够提供相应的证据予以证明”提到了“说明理由”前面,进一步要求审查员对于申请人对公知常识提出异议的情况,给出相应的证据。笔者认为这会对审查员起到限制滥用公知常识的作用,但申请人也很难以此来要求审查员对每项被认定为区别技术特征的技术特征都给出相应的公知常识证据。审查员执行这句话的力度也很难保障。
其次,增加了“在审查意见通知书中,审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明”,这句话中提出的“对技术问题的解决作出贡献的技术特征”更多的是申请人和审查员的争议焦点,也是审查员容易主管臆断、或者犯“事后诸葛亮”的地方,反而,采用了“通常应当”的表述方式。此处的通常如何解读、专利审查中如何执行,将是此处修订的关键。
针对此点,笔者有以下理解:“区别特征”的概念是只要没有能够影响新颖性意义上的公开的技术特征都是区别技术特征,所以区别技术特征是一个绝对的概念。
如果公开的物质或者类别相差较远,例如:不同种类和形态的物(轴承与绳索、水和冰等)、相差较大的尺寸和操作条件(长度、直径、次数、温度、时间等)、不同功能或用途的部件(耐磨与防滑、发光与发热、动力传输与安全保护)等,申请人应当要求审查员给出公知常识的证据,审查员也应当给出,不然就是出现了“事后诸葛亮”的错误。
相反地,如果并无涉及不同的功能或用途,仅是操作上的差异,申请人即便要求审查员给出证据,也难于得到审查员的回应。例如:三根履带和四根履带、50分钟与70分钟等,如果要求审查员举证,审查员很可能不针对该要求给出证据。但如果能够给出三根履带不仅节省了履带,还影响了配到的尺寸,而只有缩小了尺寸才能够得到安装和使用;或者,时间超过60分钟会影响部件寿命,带来整个机器运作不稳定,那缩短了时间就是对解决技术问题作出贡献。也即,申请人主张审查员给出证据的同时,须明确指出该技术特征与解决的技术问题的密切联系,则审查员不得不给出相应的证据。
笔者进一步思考,申请人或代理人在撰写申请文件的时候,通过知晓发明点集中在那个或者那些技术特征上,一个有效好的办法是给出与发明点或解决技术问题关系密切的技术特征有差异的技术方案作为对比试验,这将会减少在审查实践中,公知常识的大量使用,并且,能够让自己的主张有据可查。如果审查员坚持认为是公知常识,审查员不得不给出公知常识性证据。
笔者认为,如何在新修订的《专利审查指南》的基础上使得在做意见陈述或抗辩的时候,能够让审查员不得不给出公知常识证据,很重要的前提是申请文件撰写时要明确并突出发明点,并强调构成或围绕发明点的是哪些技术特征。也即,利用此处修改内容约束审查员的关键,不在于答复OA的阶段生拉硬扯地去找技术特征与发明点的关系,而在于撰写申请文本的阶段充分理解技术、扎实做好检索,明确指出哪些技术特征或其组合与发明点具有紧密关系。

